Merknamen in China: 3 mythen ontrafeld

Merknamen in China: de mythen ontrafeld

De Chinese markt is booming en consumenten worden steeds merkbewuster. Ook Europese merken zijn erg populair en dit biedt grote kansen voor Europese ondernemers.

Naast dit positieve beeld zullen de verhalen over inbreuken op merknamen in China u bekend in de oren klinken. Berichten over ‘gedupeerde’ westerse ondernemers die hun les wel hebben geleerd en compleet machteloos zouden staan. Maar wat is nou eigenlijk feit en wat is fabel? In dit artikel ontrafelen we stap voor stap de mythen over merknamen in China.

Mythe 1.
“Merknaamregistratie in China is zinloos. Bovendien is ons merk al internationaal geregistreerd.”

Dit misverstand is helaas wijdverbreid. Veel bedrijven denken dat het zinloos is, omdat een internationale merknaamregistratie standaard exclusief China is, en een registratie in een ander land geen enkele waarde heeft in China. Hetzelfde geldt voor uw bedrijfslogo.

Wie het eerst komt…

In de praktijk is dat echter juist van groot belang om uw merknaam te registeren, mits u dat in China doet. Het rechtssysteem erkent dan het eigendomsrecht.

Van belang om te weten, is dat China het first-to-file system aanhangt. Ofwel: u bent alleen eigenaar van uw merknaam indien u de eerste bent die hem in China registreert.

Is uw merknaam gekaapt? 3 oplossingen

Trademark squatting – het kraken of kapen van een merknaam – komt daardoor veelvuldig voor. Chinezen registreren op grote schaal buitenlandse merken vóórdat de ‘rechtmatige’ eigenaar dit heeft kunnen doen. Daarna kunnen ze, op basis van het merkenrecht, de internationale onderneming verbieden de eigen merknaam te gebruiken in China en zelfs producten in beslag laten nemen! Vervolgens kan de merknaam voor veel geld worden verkocht aan de internationale onderneming.

Er zijn drie oplossingen in zo’n situatie:

1. Het gevraagde bedrag betalen;
2. Opereren onder een andere merknaam;
3. De merknaamregistratie aanvechten.

De laatste optie, de merknaamregistratie aanvechten, is echter een ingewikkelde, langdurige en niet erg kansrijke procedure. Zo oordeelde de Chinese rechter een aantal jaar geleden bijvoorbeeld dat het paard in het logo van Ferrari niet bekend genoeg was om als bekend handelsmerk te worden beschouwd.

De mate van bekendheid van een merknaam of handelsmerk op het moment dat die door een ander werd geregistreerd, kan doorslaggevend zijn, maar dan moet u toch wel denken aan grootheden als Coca-Cola.

Een registratie die een zakenrelatie te kwader trouw heeft gedaan, kunt u daarentegen vaak wel met succes aanvechten.

Kortom

Zorg dat u als eerste uw merknaam registreert in China. Doe dit vóórdat u de markt betreedt, ook als u er alleen (onderdelen van) uw producten wilt maken.

Mythe 2.
“Mijn internationale merknaam is voldoende in China”

Een aantal bedrijven is hier de mist mee ingegaan. Het grootste deel van de Chinese bevolking is onbekend met het Romeinse schrift, en kent alleen Chinese karakters. Merknamen in een Westerse taal worden dus niet gebruikt.

In de praktijk ontstaat de Chinese naam voor een merk gewoon op straat. Zo kwam Ralph Lauren erachter – nadat het zonder eigen Chinese vertaling op de markt was gekomen – dat het al bekend stond als San Jiao Ma, wat zoiets als drie-benig paard betekent.

Ontwikkel daarom zelf een Chinese merknaam, registreer die, en introduceer hem op de markt. U kunt dan invloed uitoefenen op de keuze ervan.

U kunt dat op grofweg 2 manieren doen:

1. De betekenis van de merknaam letterlijk vertalen. Een voorbeeld hiervan is Volkswagen: Da Zhong Qi Che.
2. Een fonetische vertaling gebruiken, het liefst met een positieve associatie in het Chinees. Bijvoorbeeld Coca Cola: Ke Kou Ke Le. Dat betekent iets in de trant van smaakvol en blij.

Mythe 3.
“Chinezen kopiëren alles en daar valt helemaal niets aan te doen”

Zoals hierboven al toegelicht, biedt een vroege registratie in de eerste plaats bescherming tegen trademark squatters. Maar het biedt ook mogelijkheden om uw merknaam actief te beschermen. U kunt speciale bureaus inhuren die actief zoeken naar Chinese bedrijven die inbreuk maken op uw merknaamrecht.

Blijkt u slachtoffer te zijn van een inbreuk en heeft u uw merknaam geregistreerd in China, dan heeft u diverse mogelijkheden om uw intellectuele eigendomsrecht te handhaven.

Hou daarbij wel altijd voor ogen dat de kosten van juridische stappen tegen de daadwerkelijke schade van de inbreuk moeten opwegen. Kleine straatverkopers richten vaak slechts beperkte schade aan, terwijl een juridische procedure veel tijd, geld en moeite kan kosten. Mocht u wel aanzienlijke (reputatie)schade leiden, dan kunnen de juiste juridische stappen uitkomst bieden.

Cease and desist letter

Meestal is een zogeheten Cease and Desist Letter de eerste stap waarmee een advocaat aangeeft juridische stappen te ondernemen indien de inbreuk niet wordt gestopt. Biedt dit geen uitkomst, dan kunt u bestuursrechtelijke en/of privaatrechtelijke stappen of zelfs een aangifte bij de politie overwegen. Waarvoor u kiest, zal afhangen van uw situatie.

Overigens dient u wel voorzichtig te zijn met een Cease and Desist Letter. Zorg altijd dat u zelf van te voren voldoende bewijs heeft verzameld voor een eventuele procedure. Na ontvangst van een dergelijke brief wil dat bewijs nog wel eens op miraculeuze wijze verdwijnen…

Registreren bij douane

Tot slot kunt u uw merknaam ook registreren bij de Chinese douane, in een poging te voorkomen dat anderen uw producten onder uw merknaam vanuit China exporteren naar het buitenland. Dit is een reëel gevaar voor bedrijven die hun producten laten produceren in een Chinese fabriek die het niet zo nauw neemt met de intellectuele eigendomsrechten van een ander.

Over de auteur

Robin Tabbers is verbonden aan R&P China Lawyers, een lokaal Chinees advocatenkantoor dat uitsluitend Nederlandse en Westerse bedrijven ondersteunt met zakendoen in of met China. Ondersteund door teams van Chinese advocaten richt Robin zich op de praktijkgroepen: investeringen, commercieel en contracten, intellectueel eigendom, arbeidsrecht, belastingen en geschiloplossing (vennootschap, overheid, personeel, handel, export/import, belastingen) in China.

Mail de auteur: tabbers@rplawyers.com

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.